一、本条主旨
本条是关于三维标志申请注册商标的限制条件的规定。
二、条文演变
2001年《商标法》第12条首次增加了关于三维标志申请注册商标的限制条件的规定。2013年、2019年《商标法》予以沿用。
三、条文解读
本法第8条规定:“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。”由此,任何标志,无论是可视的还是不可视的,均能够申请注册为商标。本法第10条和第11条规定了商标注册的禁止性条件,第12条针对三维标志区别于平面标志的特殊性作出特别规定。因此,三维标志若获准注册为立体商标,除满足前述禁止性条件之外,还必须符合第12条的规定,即不属于功能性三维标志,这也被称为三维标志获准注册的“非功能性”要件。
(一)三维标志申请注册为商标不应具有功能性的理由
非功能性原则是伴随着立体商标、颜色商标、气味商标等新类型商标的出现而产生的审查原则。非功能性原则的目的在于保持
专利法和商标法之间的平衡,鼓励合法竞争。商标法系通过保护企业商誉而促进竞争,非功能性可以防止商标法通过允许生产商控制某有用产品特色而抑制合法的竞争。[1]专利的保护有期限限制,在专利期限届满进入公有领域后,应当允许所有人自由地使用和模仿以促进竞争;但商标的保护可以是永久的,如果给予功能性立体形状以商标保护,将排斥竞争者为有效竞争需要而自由复制不受专利法保护的立体形状,由此会造成技术垄断,不利于科技发展和社会进步。[2]立体商标获准注册的非功能性条件,捍卫了商标法中的公共领域,使立体商标获得保护的同时,也能够为他人在公有领域留下同样多、同样好的部分,有效杜绝商标法的本旨由防止消费者混淆异化为阻碍竞争者同商标权人进行自由竞争的工具。因此,如果三维标志被认定为具有功能性,即使长期使用也不能获准注册,这是非功能性和显著性条款的区别。
(二)三维标志具有功能性的具体类型
根据本条的规定,三维标志具有功能性主要包括以下三种情形。
第一,仅由商品自身的性质产生的形状。商品自身的性质产生的形状,是指实现商品固有的功能和用途所必须采用的或者通常采用的形状。此种三维标志具有性质功能性。
第二,为获得技术效果而需有的商品形状。为使商品具备特定的功能,或者使商品固有的功能更容易地实现所必须使用的形状。此种三维标志具有实用功能性。
第三,使商品具有实质性价值的形状。三维形状是为了使商品的外观或者造型具有美学价值,进而实质性地影响消费者的购买意愿而使用的三维形状。此种三维标志具有美学功能性。
适用指引
非功能性和显著性是立体商标审查中的两把标尺,缺一不可,两者具有不同的法律价值判断,分属独立要件,需要分别审查,不应混同。显著性与非功能性是两个需要分别判断的事项,具有功能性的商品设计或特征纵使取得专利保护,于市场独占使用,进而被消费者认为与专利权人有关联,但因具有功能性,仍不得核准注册为商标。至于商品设计或特征虽不具有功能性,但缺乏固有显著性,也应证明经过使用获得显著性,才能取得商标注册。实践中,也有将非功能性和显著性同时进行判决的做法。