一、本条主旨
本条是关于禁止重复授权原则(一发明创造一专利原则)和先申请原则的规定。
二、条文演变
1984年《专利法》规定了先申请原则。其第9条规定,两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利授予最先申请的人。
1992年、2000年《专利法》修改时对该条未作变动。
2008年《专利法》修改时增加了一发明创造一专利原则。在第9条中增加一款,作为第1款:“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。”
2020年《专利法》修改对该条未作变动。
三、条文解读
专利权是国家授予的具有独占性的权利。一项发明创造被授予专利权后,除法律另有规定外,任何单位和个人未经专利权人许可,都不得实施该专利。同样的发明创造向不同的单位和个人授予专利权或是向同一单位或个人授予多个专利权,一是会导致不同权利人之间的权利冲突;二是会导致社会公众实施专利时,需向多个权利人支付专利使用费,不合理地提高实施专利的成本;三是会导致对一项发明创造的保护期超过法定的期限,损害公共利益。以上均与《专利法》的立法目的相悖。本条第1款确立了禁止重复授权原则(一发明创造一专利原则)并规定了同一申请人同日提出实用新型和发明两项专利的例外情形;第2款确立了先申请原则,规定了两个以上申请人就同样的发明创造分别提出专利申请时的具体适用规则。
(一)禁止重复授权原则
禁止重复授权原则,也称一发明创造一专利原则,是指对于一项发明创造只能向一个特定主体授予一项专利权。许多国家的专利法都有关于此原则规定。我国虽然在长期专利实践中一直坚持这一原则,但2008年修改《专利法》时才将其明确规定到《专利法》中,作为我国专利制度的一项基本原则。
《专利法》对发明和实用新型这两种专利权客体的创造性程度要求不同,保护期也不同。在专利审查实践中,由于对发明专利申请要进行实质审查,且常常要耗费较长时间,而对实用新型专利申请通常不进行实质审查,相对授权较快。为了使发明创造能够得到及时保护,有效制止他人未经许可实施,我国《专利法》赋予当事人就一项产品发明创造同时申请发明专利及实用新型专利的权利,但受到“一发明创造一专利”原则的限制,同一申请人就一项发明创造只能同时享有一项专利权,发明专利授权之前,先获得的实用新型专利尚未终止的,申请人应当声明放弃该实用新型专利权,否则不能授予发明专利权。这一规定既有利于尊重和维护申请人的专利申请权与选择权,也有利于维护公平的社会秩序,防止专利申请人通过专利权的重叠及其法定保护期的重叠不当地扩张自己的利益。
(二)先申请原则
先申请原则旨在解决不同专利申请人就同一发明创造同时申请专利时,专利权应授予谁的问题。对此,国际上存在两种模式:一是先申请原则,即专利权授予首先提出申请的当事人。二是先发明原则,即专利权授予最先作出发明创造的人,不论提出申请的先后。先发明原则有利于鼓励发明创造,但专利制度设置的目的除了鼓励发明创造外,还有对公共利益的考量,即通过公开技术方案换取一定期限的独占性权利,以使得技术方案及时得到公开和传播,促进社会进步。先申请原则有以下优点:一是有利于防止发明人完成发明创造后,对其技术方案保密而不申请专利,等到他人就同样的发明创造提出专利申请时,再申请专利。二是专利授权程序更加简单高效。而先发明原则加重了申请人关于发明创造完成日的举证负担,无论在申请时还是在授权后,权利常处于不稳定的状态,专利诉讼由此增多。申请日的确定比发明日的确定要简单得多,采用先申请原则使得专利授权程序更加便捷易行。基于上述原因,大多数国家采用先申请原则。
适用指引
一、同样发明创造的判断
禁止重复授权原则和先申请原则的适用需要满足一个共同的前提,即所涉发明创造系同样的发明创造。同样的发明创造,是指两件或两件以上专利申请或专利的保护范围相同。针对不同类型的专利,其具体判断方法如下:
(一)发明与实用新型
判断某一发明专利或专利申请与另一发明专利或专利申请、某一实用新型专利或专利申请与另一实用新型专利或专利申请,某一发明专利或专利申请与另一实用新型专利或专利申请是否同样的发明创造,应将两者的权利要求进行比较,如果权利要求所限定的技术方案相同,则二者的保护范围相同,应认定为同样的发明创造。需要注意的是:(1)不能将一件专利申请或专利的权利要求或专利文件与另一件专利申请或专利文件的全部内容进行比较。两件专利申请或专利说明书的内容相同,但其权利要求保护范围不同的,应当认为所要求保护的发明创造不同。例如,同一申请人提交的两件专利申请的说明书都记载了一种产品以及制造该产品的方法,其中一件专利申请的权利要求书要求保护的是该产品,另一件专利申请的权利要求书要求保护的是制造该产品的方法,应当认为要求保护的是不同的发明创造。(2)如果两件专利或专利申请的权利要求虽然文字上表述不同,但是为进一步确定其保护范围,还应根据说明书和附图确定权利要求所限定的本专利或专利申请的保护范围,从而确定其要求保护的技术方案是否相同,即是否属于同样的发明创造。
(二)外观设计
判断两项外观设计专利或专利申请是否构成同样的发明创造时,应当以表示在两件外观设计专利申请或专利的图片或者照片中的产品的外观设计为准。外观设计专利与相同种类产品上同日申请的另一项外观设计专利相比,整体视觉效果相同或者属于仅具有局部细微区别等实质相同的情形的,应当认定为同样的发明创造。
二、禁止重复授权原则的例外的适用
禁止重复授权原则的例外规定针对的是同一申请人对同样的发明创造同日申请发明专利和实用新型专利的情况,其目的是克服发明专利审查时间长的问题,使发明人的利益得到充分保护。其适用有以下几个条件:
第一,申请人需为同一人且申请日应为同日。此处的同日不包括优先权日。同一申请人在同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的,依照本条第1款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。
第二,先获得的实用新型专利权尚未终止。
第三,申请人声明放弃该实用新型专利。发明专利申请经审查没有发现驳回理由,应当通知申请人进行选择或者修改,申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权的,应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明。此时,对那件符合授权条件、尚未授权的发明专利申请,应当发出授权通知书,并将放弃上述实用新型专利权的书面声明转至有关审查部门,由专利局予以登记和公告,公告上注明上述实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。申请人不同意放弃的实用新型专利权,又不对发明专利进行修改的,或者经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合本条第1款规定的,应当驳回其专利申请。申请人期满未答复的,视为撤回该发明专利申请。
对于上述情形,形式上看虽然先后有两次授权,似乎是一种例外,但本质上是针对同样的发明创造只允许存在一项有效的专利权,实际上仍遵循了禁止重复授权原则。