一、本条主旨
本条是关于“依存专利”的强制许可规定。
二、条文演变
1984年《专利法》第53条规定,一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型在技术上先进,其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的,专利局根据后一专利权人的申请,可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。在依照上款规定给予实施强制许可的情形下,专利局根据前一专利权人的申请,也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。
2000年《专利法》第50条将“在技术上先进”修改为“具有显著经济意义的重大技术进步”,并将“专利局”修改为“国务院专利行政部门”。
1992年、2008年及2020年《专利法》对该条均无修改。
三、条文解读
依存专利是指在后发明或者实用新型是对在先发明或者实用新型的改进,在后专利的某项权利要求在记载了在先专利的某项权利要求全部技术特征的基础上,增加了另外的技术特征。增加的技术特征使得在后专利具备授权条件,但在后专利技术方案必然落入了在先专利保护范围内,故称在后专利为在先专利的“依存专利”。
由于在后专利落入在先专利的保护范围,在后专利的权利人未经在先专利权利人许可无法实施在先专利。在后专利虽依存于在先专利,但是其具有独立的专利权,在先专利的权利人未经在后专利的权利人许可,也无法实施在后专利。为了同时保障在先专利与在后专利的实施,需使得在先专利权利人与在后专利权利人之间能在合理的条件下订立专利实施许可合同。
适用指引
关于对依存专利给予强制许可的条件,应注意以下问题。第一,在后专利的实施必然有赖于在先专利的实施,否则在后专利将无法实施,二者具有关联性与从属性。第二,在后专利比在先专利具有显著经济意义的重大技术进步。2000年《专利法》修改时,将1984年《专利法》规定的“一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型在技术上先进”修改为“一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步”。这一修改强调了在后专利应比在先专利在经济和技术方面均有重大优势。第三,依照本条第2款的规定,在依照第1款的规定给予在后专利的专利权人实施在先专利的强制许可的情形下,如果在先专利权人提出给予实施在后专利的强制许可的申请的,国务院专利行政部门也可给予其实施在后专利的强制许可。这一规定体现了公平的原则。第四,本条规定的强制许可,只能由国务院专利行政部门依相关专利权人的申请给予,国务院专利行政部门不能主动作出给予依存专利强制许可的决定。